Honda Motor Co. Ltd. – tej firmy ani marki HONDA nie ma co nikomu przestawiać. Każdy miłośnik motoryzacji czy nawet samochodowy laik ją zna. Ale nie każdy wie, że oprócz produkcji pojazdów, Honda jest także producentem samolotów i robotów, a przedsiębiorstwo może również poszczycić się tytułem największego na świecie producenta silników. Firma zarejestrowała swój znak towarowy w chińskim urzędzie celnym w 1988 roku i używa go na tamtejszym rynku po dziś dzień. Jednak, pomimo tak wczesnej rejestracji trademarku Honda stanęła w obliczu batalii prawnej na rynku chińskim. Chodzi o walkę z podróbami części zamiennych.

Eksport podrabianych części zamiennych

Niezależnie, ale w nawiązaniu do biznesu Hondy w Chinach, warto przytoczyć ciekawą sytuację, która idealnie pokazuje z jakimi wyzwaniami mierzą się właściciele znaków towarowych w Chinach.

Otóż w 2016 roku chińska firma Chongqing Heng Sheng Group Ltd. zawarła z birmańską firmą Meihua Company Ltd. umowę na produkcję części do motocykli pod marką „HONDAKIT”. Określić ją można jako typową produkcję OEM (Original Equipment Manufacturer), czyli produkcję pod marką zamawiającego. Części do Birmy trafiały przy udziale zależnej od producenta firmy handlowej Chongqing Hengsheng – Xintai Trading Co. Ltd do czasu, aż chiński urząd celny w Ruili (miejscowość znajdująca się w sąsiadującej z Birmą chińskiej prowincji Yunan) wstrzymał odprawę celną 220 zestawów części pod marką „HONDAKIT”, gdyż podejrzewano naruszenie praw znaku towarowego. Zamawiający walcząc o przepuszczenie zamówienia przez celników dowodził wprawdzie, że posiada prawa do znaku HONDAKIT, ale… tych udzielono przez urząd patentowy w Birmie, a nie w Chinach.

Czy urząd celny może zatrzymać nieautoryzowaną odprawę? produktów pod daną marką?

Za handlem z podróbkami walczy wiele krajów. Pomocne w tym zakresie są procedury prawne związane ze znakami towarowymi. Jedną z nich jest zgłoszenie graniczne znaku. Procedura ta pomaga właścicielowi znaku towarowego zgłosić do urzędu celnego wniosek o informowanie gdy produkty opatrzone tą marką przekraczają granicę, w którąkolwiek stronę. I gdy tylko taki fakt ma miejsce, właściciel znaku towarowego dostaje z urzędu celnego stosowną informację. Jeśli przewóz jest przez niego zlecony, towar przejeżdża granicę. Jeśli nie, celnicy zatrzymują odprawę. I właśnie z taką sytuacją mieliśmy tu miejsce.

Urząd zauważywszy, że odprawiane produkty są opatrzone marką podobną do HONDA, i, że części te kwalifikują się do kategorii produktów OEM (Original Equipment Manufacturer), nabrał podejrzeń do co legalności tego oznaczenia. Nie było możliwe ustalenie wprost, czy naruszają one prawa do znaku towarowego HONDA czy nie, bo i nie od tego jest urząd celny. Poinformowano więc japońskiego producenta o zaistniałym incydencie i do ich decyzji pozostawiono decyzję co z przesyłką robić.

Urząd zauważywszy, że odprawiane produkty są opatrzone marką podobną do HONDA, i, że części te kwalifikują się do kategorii produktów OEM (Original Equipment Manufacturer), nabrał podejrzeń do co legalności tego oznaczenia. Nie było możliwe ustalenie wprost, czy naruszają one prawa do znaku towarowego HONDA czy nie, bo i nie od tego jest urząd celny. Poinformowano więc japońskiego producenta o zaistniałym incydencie i do ich decyzji pozostawiono decyzję co z przesyłką robić.

Jak zblokować eksport podróbek? Przykład HONDAkit

HONDA jest aktywną marką na chińskim rynku. Firma zarejestrowała w Chinach wiele znaków w klasie 12 – czyli znaków związanych z motoryzacją, autami, motocyklami, częściami zamiennymi i innymi produktami typowymi dla klasy 12. Wśród tych znaków znajdują się kluczowe rejestracje, takie jak znak HONDA (rejestr #314940), charakterystyczny znaczek H (rejestr: #1198975) czy stary znak ze skrzydłem (rejestr #503699).

Znaki towarowe Hondy zarejestrowane w Chinach. Źródło: Lexology

Rozpatrzenie sporu musiało się oprzeć analizę kompozycji znaku HONDAKIT. Pierwsze dwie sylaby są identyczne brzmieniowo z HONDA, co zapewne przytłaczającej większości osobom z branży przywodzi na myśl markę japońską. Tym bardziej, że podrabiany produkty (błotniki do motocykli) posiadały oznaczenia marką zapisaną dużymi literami HONDA i małymi (i do tego małą czcionką) „kit”. Spór wydawał się oczywisty i należy ocenić, że urząd celny zatrzymując odprawę podjął słuszna decyzję.

HONDAKIT. Logo na pojeździe. Źródło: Lexology

Postępowanie prawne i napotkane wyzwania

Firma Honda Motor Co. Ltd. we wrześniu 2016r. złożyła pozew cywilny przeciwko Heng Sheng i Xintai zarzucając naruszenie znaku towarowego. Wówczas Sąd pośredni prefektury początkowo wydał orzeczenie na korzyść Japończyków, uznając działania pozwanych za naruszające zasady produkcji OEM. Oskarżonym nakazano zapłacić Hondzie odszkodowanie w wysokości 300 000 RMB (43 000 USD). Jednakże Wyższy Sąd Ludowy w Yunnan uchylił tę decyzję w listopadzie 2017 roku, uznając działalność pozwanych za spełniającą kontrakt OEM. Nie są znane szczegóły czy umowa o produkcję OEM zawierała gwarancję zamawiającego co do posiadanych praw IPR w Chinach. Należy przypuszczać, że tak, co wynika z dalszego przebiegu procesu. Honda Motor Co. Ltd. walczyła jednak dalej.

Odwołanie do Najwyższego Sądu Ludowego

Niezadowoleni z decyzji Wyższego Sądu Ludowego w Yunan w drugiej instancji Japończycy zdecydowali się odwołać do Głównego Sądu Ludowego. Obrona oskarżonych opierała się na uzyskaniu zgody birmańskiej firmy na korzystanie z ich znaku towarowego HONDAKIT.

Najwyższy Sąd Ludowy w sentencji podkreślił, że posiadanie zagranicznych uprawnień do znaków towarowych automatycznie nie stanowi przyznania praw w Chinach a w rezultacie chińską firmę uznano za eksportera komponentów nie spełniających standardów OEM i naruszających prawa do znaku HONDA.

Ostateczny wyrok Sądu potwierdził pierwotną decyzję stwierdzając naruszenie znaku towarowego, tym samym nakazując wypłatę zadośćuczynienia, które zostało wcześniej ustalone w pierwszej instancji.